Domenico Demarinis

La registrazione del marchio tra internazionalizzazione e innovazione

La crescente presenza delle aziende vinicole sui mercati internazionali impone alle stesse un ripensamento delle tradizionali strategie di registrazione del marchio, da sempre incentrate sull’ottenimento di una tutela italiana, attraverso la registrazione di uno o più marchi nazionali presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Per le aziende vinicole in espansione, quindi, diventa sempre più importante accedere anche all’estero alle tutele legali, necessarie al fine di operare sui mercati internazionali in un contesto di certezza dei diritti. In cima alla lista, tra le tutele richieste ed ottenibili all’estero, non v’è dubbio vi sia quella del marchio, poiché la sua registrazione rappresenta fondamentale titolo giuridico facile da ottenere ed azionare nonché, al tempo stesso, importante strumento di comunicazione; i consumatori stranieri, infatti, imparano progressivamente a riconoscere il marchio, instaurando così un rapporto di fidelizzazione sempre più intenso con l’azienda produttrice.

Il principale timore delle aziende, nel momento in cui affrontano il passaggio dalla tutela nazionale a quella internazionale, è rappresentato dai costi di registrazione che spesso possono disincentivare, inducendo il direttivo aziendale a rinviare ad un momento successivo la registrazione ovvero a continuare ad operare senza, esponendosi così al rischio di imitazione o, talvolta, alla vera e propria usurpazione, non solo del proprio marchio ma anche della propria immagine.

Sulla scorta di tali premesse, si può facilmente comprendere quanto sia importante per ciascuna azienda individuare una strategia che sia sostenibile in termini di costi al fine di registrare il proprio marchio anche all’estero, estendendo in tal modo la tutela ai Paesi di maggior interesse per il settore commerciale di riferimento.

La scelta più diffusa, se non addirittura unica, al fine di registrare nei Paesi europei, è quella del marchio dell’Unione Europea[1], che si deposita presso l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO): si tratta di una registrazione unica valida nei 28 Paesi dell’Unione Europea il cui costo decennale (tassa di deposito da versare all’Ufficio) risulta avere un modico valore (attualmente 900 euro) a fronte dell’ampiezza territoriale della tutela concessa.

Per i Paesi extra-europei, invece, occorre, alternativamente, procedere o “Paese-per-Paese” (con dei depositi nazionali in ciascuno dei Paesi di interesse -opzione certamente più costosa-), ovvero con la registrazione di un marchio internazionale[2] da effettuare presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale, che consente di scegliere uno o più Paesi aderenti ai trattati che regolano il marchio internazionale. Tra i Paesi che è possibile designare con questa procedura ci sono Paesi molto importanti per le esportazioni del settore vinicolo come gli Stati Uniti, la Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese, il Giappone, l’Australia e la Corea del Sud[3] e il relativo costo per la registrazione varia a seconda del Paese per il quale si richiede l’estensione.

Alcuni Paesi, però, non fanno ancora parte del sistema del marchio internazionale nonostante siano di grande valore da un punto di vista del commercio e, pertanto, in questi casi occorre necessariamente procedere con la registrazione “Paese-per-Paese” (ad esempio Canada, Brasile, Hong Kong, Arabia Saudita ed Emirati Arabi).

Non esiste quindi una strategia unica, ma è certamente possibile, anche per le piccole aziende, affacciarsi in modo competitivo e protetto ai mercati internazionali.

L’ottimizzazione dei costi per un salto di questo tipo, d’altronde, può essere raggiunta anche attraverso una precisa strategia di scelta su ciò che si vuole effettivamente andare a tutelare della propria azienda. Molto spesso, infatti, accade che le piccole aziende fanno proprie le consuetudini di aziende molto più grandi (che sono solite registrare autonomamente come marchio tutte le proprie etichette o tutti nomi dei singoli vini); tali strategie, però, risultano spesso non sostenibili quando si passa dalla tutela nazionale a quella internazionale. Meglio, quindi, puntare, almeno in prima battuta, sulla registrazione all’estero di un solo marchio (che poi nel settore del vino spesso coincide con il nome dell’azienda), da utilizzare come vero e proprio brand in modo trasversale, dal packaging del prodotto alle strategie di comunicazione.

Da ultimo sembra utile segnalare alcuni recenti orientamenti delle grandi aziende del settore che, oltre alla registrazione delle ben consolidate categorie di marchi tradizionali[4], si stanno avvicinando a nuove tipologie di marchi, registrando, ad esempio, marchi tridimensionali che hanno ad oggetto l’aspetto globale del prodotto (bottiglia + etichetta – seguono alcuni esempi), strada che, ha senso percorrere laddove sia stato fatto un investimento nella creazione di una bottiglia personalizzata dalla forma inconsueta ovvero caratterizzata da ulteriori elementi che risultino particolarmente innovativi sotto il profilo estetico e siano, dunque, distintivi.

La registrazione del marchio continua pertanto a confermarsi come uno dei più sensibili ed efficaci indicatori della propensione all’internazionalizzazione e all’innovazione, sia per le grandi aziende, che in tal modo consolidano le posizioni già acquisite sui mercati internazionali, sia per le piccole aziende, che sono sempre più determinate a creare e ad imporre sui mercati la propria identità attraverso i propri prodotti.

Prof. Avv. Domenico Demarinis

Professore a contratto presso UNINT, Diritto della Moda e della Proprietà Industriale

ddemarinis@desimonepartners.com

[1] Per maggiori informazioni sul marchio europeo https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks

[2] Per maggiori informazioni sul marchio internazionale http://www.wipo.int/madrid/en/

[3] L’elenco completo dei Paesi che è possibile designare con il marchio internazionale è consultabile a http://www.wipo.int/madrid/en/

[4] Nella quasi totalità dei casi le aziende vinicole registrano: a) marchio-parola b) marchi misti (parola+immagini) c) etichette.